发明人应如何审核审查意见答复的相关文件

发布时间：2017-03-29　浏览：4918　来源：本站

       专利申请文件递交专利局后，专利局的审查员就会依据专利法对专利申请文件进行审查，以判断申请人提交的专利申请文件是否应当被授予专利权，如果审查后认为申请文件符合相关规定，就会作出授予专利权的决定，如果认为申请文件不符合相关规定，就会下发审查意见通知书给申请人，并在审查意见通知书里告诉申请人还存在哪些问题以及申请人进行答复（陈述意见或修改申请文件）的期限。

       专利局将审查意见通知书下发给专利代理机构之后，代理机构的代理人通常会将审查意见通知书转发给发明人和专利管理人员，并发送答复初稿（即意见陈述书）和修改后的申请文件（若有）。

       一般而言，审核代理人在答复涉及技术方案的审查意见时，发明人只需要看意见陈述书和申请文件修改中是否存在技术方案理解错误，也即是说，发明人所做的工作主要在于为专利代理人和审核人员提供技术上的支持，后续，专利代理人和审核人员会根据发明人提供的信息，确定最佳的答复方案。

       从审查意见的类型来看，常见的涉及技术方案的审查意见主要有三类：

     （1）方案缺乏新颖性或创造性；

     （2）说明书公开不充分，导致本领域技术人员无法实现；

     （3）独立权利要求缺少必要技术特征。

       具体的：

     （1）对于方案缺乏新颖性或创造性这一类审查意见，审查员在意见通知书中会提供至少一篇对比文件，同时分析认为该对比文件中公开的内容与本申请权利要求中保护的方案相同或很类似，并据此认为本申请权利要求要求保护的方案不具有新颖性和创造性。由于相对于各从属权利要求来说，权利要求划定的是最大的保护范围，因此，当审查员认为权利要求不具有新颖性或创造性的时候，其实质往往是审查员认为权利要求的范围过大。

       专利申请就像圈地运动，审查员在审查的时候站在公众的立场，判断给专利申请人多大面积的土地合适，审查意见很多时候不是说我们的申请文件存在各种错误，而是认为我们要求的土地面积太大，想要砍掉一大块，所以，审查意见的答复就成了跟审查员讨价还价的过程，而不是一个纠错过程。因此，审查意见的答复对于一件专利申请最终是驳回还是授权、授予多大范围的权利具有十分重要的意义。

       在答复缺乏新颖性或创造性这类审查意见时，重点在于分析审查员提到的对比文件是否与我们专利申请的方案相同，如果有不同，但申请文件的权利要求中并没有体现出与对比文件的不同，则需要在权利要求中增加一些技术特征，使得权利要求的方案与对比文件不同，这样才有可能获得授权。或者，审查员提到的对比文件与我们专利申请的权利要求的方案不同，但审查员理解有偏差以致认为二者相同，则此时可以不修改权利要求，而直接陈述二者的不同之处，以最大化的争取权益范围。

     （2）对于说明书公开不充分的审查意见，审查员一般会在审查意见通知书中说明其认为公开不充分的理由。例如，说明书中某一方法步骤的具体细节没有描述，审查员认为本领域技术人员按照说明书目前公开的程度，无法实现发明目的等等。

       在进行公开不充分审查意见答复时，常用的答复方式是，论述根据说明书的记载，或者根据说明书以及本技术领域公知常识，本领域技术人员就可以实现本发明，解决其技术问题。

     （3）由于独立权利要求应当从整体上反映发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，因此对于独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见，重点在于确定独立权利要求的技术方案是否能够解决说明书中提及的现有技术的缺点（即本发明目的），如果不能，则需要修改专利申请文件，在独立权利要求中增加对应解决现有技术缺点的技术特征。

      下面分别介绍如何审核上述三种常见类型审查意见的答复。

     （1）关于权利要求缺乏新颖性或创造性的审查意见答复审核

       在审核该类型的答复时，主要审核代理人是否突出了本申请权利要求的方案与对比文件方案的区别。具体可以按下述步骤进行审核：

       第一，针对本申请的每项关键欲保护点，如果在对比文件中没有描述该关键欲保护点，代理人在意见陈述书中是否将该点作为与对比文件的区别点进行清楚论述。

       第二，如果所有关键欲保护点都已在对比文件中有所描述，若有补充的关键欲保护点而该补充关键点在对比文件中没有描述，则审核代理人是否将该点作为与对比文件的区别点予以清楚描述。但应注意，希望补充的关键欲保护点必须在原有的说明书中有所记载。

       第三，如果所有关键欲保护点都已在对比文件中有所描述，进一步比较本发明与对比文件是否还有其他代理人未找到的技术上的区别点。

      （2）关于说明书公开不充分的审查意见答复审核

       在审核该类型的答复时，主要审核：

       第一、对于未充分公开的内容确实在原专利申请说明书中没有完整描述，并且该内容不是本发明的关键欲保护点的，审核代理人是否从该内容属于现有技术的角度进行陈述；

       第二、对于未充分公开的内容在原专利申请说明书中有完整描述的情形，应审核代理人是否在意见陈述书中做了充分陈述，若认为代理人未进行充分陈述，应具体指明说明书中描述或隐含描述该内容的页码及行数。

      （3）关于独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见答复审核

       在审核此类审核意见的答复时，主要审核：独立权利要求描述的技术方案是否足以解决本发明要解决的技术问题；如果描述的技术方案不能解决问题，那么需要增加什么技术特征才能解决，代理人是否把该技术特征加到独立权利要求中。

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