智能终端海外专利诉讼与应对（下）

发布时间：2017-03-29　浏览：5868　来源：本站

       为了更好地进行学习研究，从重点公司与重点NPE公司参与的专利诉讼中选择了被用于诉讼次数较多的、在诉讼中明显发挥作用的专利作为专利诉讼重点专利进一步分析。分析发现诉讼重点专利主要分为三类：终端设计及功能专利、标准必要专利、业务相关专利。

       终端设计及功能专利指在终端形状、UI以及终端功能实现方案等方面的专利。苹果公司选择的专利诉讼专利几乎都是终端设计及功能专利，以设计类和人机交互功能为最多。摩托罗拉和微软也较多地使用了终端设计及功能专利进行诉讼。

       2011年4月15日苹果起诉三星，2012年6月26日获得禁售令和260万美元保证金，2012年8月24日判定三星23款手机及平板侵权，赔偿10.5亿美元，2014年3月7日终赔偿金9.3亿。最终确认侵权的包括2个发明专利和3个外观设计专利，USD604305和USD618677均是其中的外观设计专利。

源自：美国加州北区法院4:2011cv01846案苹果公司诉状

图1

       图1是苹果公司提交的诉状中关于USD604305的一个对比图，外观设计专利在专利侵权诉讼中，具有特别直观的优势，特别是在美国这种陪审团制度的法庭，让陪审员容易理解专利保护的内容与被诉侵权产品的相似性更加容易，也增强了被认为侵犯专利权的可能性。

源自：美国加州北区法院4:2011cv01846案苹果公司证据文书

图2

       图2是苹果公司提交的证据文书中关于USD618677的一个对比图，希望以此证明三星抄袭。专利侵权不以抄袭作为必要条件，但若能证明抄袭或抄袭嫌疑，对专利侵权认定具有积极作用，且证明抄袭是对恶意侵权认定有利，而恶意侵权若证成会增加赔偿。可见在专利诉讼领域，对竞争对手产品更新换代、提供新功能、性能改进等信息搜集也具有实质性意义。

       终端设计及功能专利的积极方面在于与用户贴近且全部功能在终端上实现，容易发现和证明侵权，但其消极方面在于相对更容易被无效，“摩托罗拉US6246862，利用接近传感器在通话过程中锁定屏幕”“苹果EP1964022 ，滑动解锁”两项专利，在诉讼过程中曾发挥积极作用，最终在诉讼中被无效。

       标准必要专利（StandardEssential Patent，SEP），指在实施标准时所不可避免地会使用到的专利，即该专利的保护范围覆盖了标准的技术方案。与智能终端相关的标准必要专利通常为通信协议类。三星公司选择的专利诉讼专利中包括较多通信标准专利，但是2014年3月三星在与苹果的诉讼案中，撤回了全部标准必要专利，仅以2个非标准专利主张权利，诉讼策略似乎也开始有所调整。摩托罗拉也较多地使用了标准必要专利进行诉讼。

      2010年10月6日，三星向美国ITC起诉苹果，2013年6月5日ITC作出终判，认定苹果侵犯三星3G标准必要专利US7706348。同时ITC对苹果发出限制性排除令及禁制令。2013年8月3日奥巴马总统否决ITC作出的禁售令。认为三星滥用标准必要专利，会影响公众利益。

      2011年10月17日，三星在日本以标准必要专利请求对苹果的禁令时，被日本东京地方法院以违反FRAND（公平合理无歧视）原则，滥用标准必要专利为由驳回起诉。

      2010年微软在美国起诉摩托罗拉的对其标准必要专利的许可费用违反FRAND原则，经过5年的长期拉锯，2015年CAFC裁决微软应付的许可费是180万美元，而非摩托罗拉要求的40亿美元。

       可以看出，使用标准专利进行诉讼，其消极方面主要是受FRAND原则限制。标准专利权人有协商的义务，若不积极与侵权人案外协商，则容易被认为滥用标准必要专利。从微软摩托罗拉案也可以看出，FRAND原则对专利许可费用也具有限制作用。从积极方面来看，由于一个企业接受一个标准，则必定落入标准必要专利的保护范围，因此，标准专利同样容易证明侵权。

       为了支持相应业务，终端侧通常有一定的改进，虽然实现上不完全在终端，但只要终端能够支持该业务，容易发现侵权。微软公司较多地使用了业务相关专利进行诉讼。

       2012年4月，微软向德国慕尼黑法院起诉摩托罗拉。2012年10月11日，微软提出追加被告谷歌，侵权产品为谷歌地图。2013年3月7日，法官通知谷歌和摩托罗拉的律师，他的法庭倾向于同意对谷歌和摩托罗拉发出禁令。届时，德国境内的手机将无法使用谷歌地图，谷歌地图网页也会被屏蔽。涉案专利为EP0845124，该专利请求保护一个网络地图方案。

       2013年5月29日，NPE公司SmartflashLLC向美国德州东区法院起诉。2015年2月24日判决苹果蓄意侵权而判赔须支付5.329亿美元赔偿金。涉案专利为US8118221，该专利请求保护一个关于APP付款认证的方案。

       使用业务相关专利进行诉讼，从积极方面来看，由于承载了业务，与用户较为贴近，因此容易发现侵权。消极方面在于，由于业务类方案通常包括多个实体的实现，对其中服务器侧实现方案的证实存在较大困难，证明侵权有一定难度。对于希望自身的专利具有诉讼价值的企业，在布局专利时，需要向以上三类专利看齐。以终端设计及功能专利中的终端功能实现方案来讲，苹果公司选择的专利诉讼专利以人机交互功能为最多，而人机交互功能的特点在于与用户贴合较为紧密，更容易发现与证明侵权。将终端功能实现方案分为与用户贴合较为紧密的前台功能以及与用户较为剥离的、较难发现和证明侵权的后台功能。前台功能可以是滑动解锁，防误触等功能，后台功能可以是天线控制、搜网控制等。相对来说，应当更加重视前台功能的专利布局。从苹果与三星间的专利诉讼分析可以看出，终端设计及功能专利中的外观设计专利在诉讼中易发现和证明侵权具有优势，而国内企业普遍更加重视发明专利，对外观设计专利相对不那么重视。在认识到外观设计专利在诉讼中所能发挥的重要作用之后，对有明确创新的重要外观设计应持续重视申请布局。标准必要专利可根据企业自身所处发展阶段来确定是否需争取布局。业务相关专利与终端设计及功能专利类似，在布局时也应当注意是否容易发现侵权。

        在智能终端领域，部分专利保护范围很大，以微软EP0845124网络地图专利为例，其保护一种由地图服务器向移动终端提供地图，并由数据服务器向移动终端提供相关数据（例如该位置的地名、商场等信息）的方案，由于其具有数据更新上的优势，目前的网络地图方案几乎都是这样实现的，难以规避。部分专利强势专利引导了市场，已经培养了用户习惯，以苹果外观设计专利USD604305为例，其要求保护多个应用程序图标在智能终端屏幕上整齐排列显示的外观，目前的智能终端事实上均落入其保护范围。从技术规避而言，并非不能规避，但由于目前的智能终端在屏幕上，均是如此显示应用程序图标，若强行规避，则规避后的设计可能因为不符合用户习惯而不被市场所接受，如此则可能得不偿失。除了无法规避与因市场原因不进行规避的之外，智能终端领域本身专利众多，在各个功能点上均希望通过规避设计来避免专利风险不现实，因此，需正视智能终端领域客观专利风险。

       在面对NPE公司的专利侵权诉讼或诉求时，由于NPE公司没有产业，客观上无法以自有专利相制衡，因此，面对于NPE公司时，首先应当确认自身是否侵权，确认自身是否侵权是应对的基础，若并未落入NPE公司专利的保护范围，则NPE公司本次专利侵权诉讼或诉求实质上影响不大，从流程上可通过谈判等方式解决此次争端。若自身的方案确实落入NPE公司专利的保护范围，则需确认NPE公司的专利权利是否稳定，若有明确证据确定NPE公司的专利权利并不稳定，则同样可通过谈判等方式解决此次争端，甚至可以提起无效程序。若自身的方案确实落入NPE公司专利的保护范围，而NPE公司的专利权利又比较稳定，则可以考虑通过谈判寻求和解，争取以最少的付费解决问题。目前NPE公司的策略更倾向于广撒网起诉，但与大部分企业达成和解。与NPE公司达成和解有两个好处，一是和解的方式是专利许可，而专利许可费用通常比侵权赔偿费用低且可控，二是不需要再耗费资源应对专利诉讼。

       在面对标准必要专利时，可寻求专利许可。这是由于标准必要专利难以绕开且容易被证明侵权，但是，受FRAND原则限制，专利持有人有协商的义务，且许可费用相对较低。因此，若对方违反FRAND原则不予协商，也可作为我方抗辩理由。在协商过程中，特别需要注意利用FRAND原则，更好地保护被许可人的权益。标准必要专利，虽然从理论上理解，只要采用该标准，则必然落入标准必要专利的保护范围，但是从实践上来讲，进入标准专利池的专利也并非一定覆盖住了标准的全部技术方案，在遇到标准必要专利时，也应当个案分析，判断自身所采用的方案是否落入标准必要专利的保护范围。同样，若有必要，也可确定标准必要专利的权利是否稳定，从而确定不同的谈判策略。

       面对同样生产产品的竞争对手时，加强自身专利积累对于智能终端领域的企业来说是非常有必要的，由于竞争对手同样制造产品，因此，专利积累能够对竞争对手形成制衡。从前面的分析中我们知道，各重点智能终端公司均有主动发起诉讼的情况，若企业要主动发起诉讼，积累有诉讼价值的专利是十分重要的，即使企业并不打算主动发起诉讼，掌握对竞争对手有威胁的专利也可使得自身在谈判或纠纷应对中处于有利地位。对于大多数的中国企业来说，加强自身专利积累的主要目的还是提升防御力，针对同样生产产品的竞争对手，一旦掌握对竞争对手有威胁的专利，则存在交叉许可可能性，因此，在遇到专利纠纷时，有效的专利积累增加了谈判成功的可能性。而在一个案件中，相互所负的赔偿义务可以主张抵消，掌握对竞争对手有威胁的专利使得反诉成为可能，从而可降低大额赔偿风险。

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