一、新颖性法条及通知书概述

二、答复过程角度的答复策略

三、新颖性审查意见答复总结

1、对比文件公开内容的描述是否准确

审查员为了评价专利申请不具备新颖性，通常会将对比文件公开的内容进行重新整合，形成看似和专利申请的权利要求描述方式一模一样的内容。在进行新颖性答复时，需要判断审查意见描述的对比文件公开内容是否能在对比文件中找到原文。

例如：

经过核实，对比文件中并没有公开标红线的内容。

小结：

若审查意见描述的对比文件公开内容不能在对比文件中找到原文，可以直接质疑审查意见所描述的对比文件公开内容并没有被对比文件公开，进一步的，根据对比文件原文内容与审查意见所描述的对比文件公开内容，找出二者的区别，从二者的区别考虑可以答复的争辩点。

2、技术特征认定是否准确

1）即使名称一样或结构相似也不一定被公开。

例如：

为了解决数字电路影响模拟电路性能的问题，将数字电路和模拟电路之间增加连接线，来增加数字电路和模拟电路之间的衬底电阻，从而提高电路性能，具体晶片结构如下：

而对比文件为了解决现有切单线的每根都是笔直延伸横越晶片而没有其他形状，提出了各种形状的晶片结构，其中一种晶片结构和专利申请的结构类似，如下图所示：

可以看出，虽然对比文件和专利申请的晶片结构看起来相似，但专利申请的两端分别是模拟电路和数字电路，而且，专利申请的中间部位是连接线，而对比文件“工”字形是一个整体。本领域技术人员应当知晓，连接线是非常细的，对比文件的连接部是电路，电路必然具有一定宽度，不可能做成很细的结构。

小结：

若对比文件公开的技术特征和专利申请的技术特征相比，名称一样或结构相似，需要研究技术特征在技术领域或专利申请内的实质含义（必要时可请教技术人员或发明人），从技术特征在技术领域或专利申请内的实质含义，考虑专利申请的技术特征与对比文件公开的技术特征之间的区别。

2）审查意见有遗漏技术特征，比如步骤顺序、特征之间的配合关系等。

例如：

专利申请要求保护的方案为信号A和信号B可以同时接收以及同时解码，而对比文件仅仅公开了先接收完信号A和B之后再对信号A和B进行解码的方案，虽然都存在接收信号和对信号解码的步骤，但步骤之间的顺序是不同的。

小结：

一定要注意那些容易被遗漏的技术特征！例如：步骤之间的顺序特征、特征之间的配合关系特征等。

3）隐含公开的技术特征不能从对比文件直接地毫无疑义地确定。

例如：

审查意见：发动机和安全气囊是隐含公开的内容。

在答复时可以考虑，虽然发动机可能是汽车必然具有的部件，但安全气囊并不属于汽车必然具有的部件，所以安全气囊并不能 “直接地、毫无疑义地确定”，对比文件没有隐含公开安全气囊。

小结：

若审查意见认为对比文件隐含公开了专利申请的技术特征，那么可以质疑该技术特征是否可以从对比文件直接地毫无疑义地确定，对比文件中是否还有其他方式来实现该技术特征，如果有，那么，专利申请的技术特征就不能认定为被对比文件隐含公开。

? 3、惯用手段的置换论述是否准确

1）对比文件未公开可置换的特征，即使该特征是惯用手段，不能用来评价新颖性；

例如：

审查意见：安全气囊惯用手段。

在答复时可以考虑争辩，首先，对比文件1并没有公开安全气囊或安全气囊的替代手段，因此对比文件1没有可与安全气囊进行置换的技术特征；其次，新颖性是单独对比原则，审查意见将对比文件1和对比文件1之外的惯用手段结合起来评价本申请的新颖性，这是不妥的。

小结：

若审查意见认为专利申请的技术特征是本领域惯用手段的直接置换、而对比文件中并没有可以和专利申请的技术特征置换的技术特征，那么可以争辩对比文件并没有公开可以和专利申请的技术特征置换的技术特征，由于新颖性是单独对比原则，将对比文件与对比文件公开内容之外的惯用手段结合来评价新颖性，是不符合法律规定的。

2）对比文件公开的可置换的技术特征不是解决本申请技术问题的惯用手段；

例如：

审查意见：解决的都是安全问题，安全气囊是安全带的惯用手段直接置换。

在答复时可以考虑争辩，首先，安全带解决的是如何减缓用户前倾的速度问题，安全气囊解决的是如何缓解用户身体与车体的碰撞问题；其次，现有技术中通常是安全带和安全气囊相结合使用，二者并不是替换的关系。

小结：

若审查意见认为专利申请的技术特征是本领域惯用手段的直接置换、且该惯用手段已被对比文件公开，那么可以将技术特征所要解决的技术问题尽量细化，争辩专利申请的技术特征解决的是A问题，对比文件的技术特征解决的是B问题；此外，实际应用中专利申请的技术特征与对比文件的技术特征并不是二选一、或置换的关系，而是结合使用的关系。

3）惯用手段不可以直接放到本申请中置换，需要进行创造性劳动才能实现置换。

例如：

审查意见：安全气囊是安全带的惯用手段直接置换。

在答复时可以考虑争辩，即使安全气囊是惯用技术手段，二者也无法直接置换，不论是位置、安装结构等方面都需要进行很大的改进，本领域技术人员需要付出创造性劳动，才能将安全带置换为安全气囊。

小结：

若审查意见认为专利申请的技术特征是本领域惯用手段的直接置换、且该惯用手段已被对比文件公开，那么可以争辩即使置换也不能“直接”置换，而是需要本领域技术人员进行一些操作或改进才能实现置换，即本领域技术人员需要创造性劳动才能实现置换。

张超颖

科慧远咨询 知识产权顾问