01

基本概念和相关法条理解

1.1基本概念和相关法条

《中华人民共和国专利法》中对于“禁止重复授权”的内容规定在第九条，具体条文如下：

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

此外，在《中华人民共和国专利法实施细则》第四十一条做了如下补充：

两个以上的申请人同日(指申请日；有优先权的，指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

同一申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

我国关于“禁止重复授权”的立法原因可以从权利人、公众和政府部门层面来分析，禁止重复授权首先是为了防止权利人之间的权利发生冲突；其次是，避免他人（公众）实施该同样的专利技术时需要向多权利人付费，降低公众实施成本；再次是在国务院专利行政部门（国家知识产权局）层面，要考虑避免因重复审批，造成公共资源的浪费。

1.2相关法条理解

对于上述“禁止重复授权”的法条可以着重从“禁止重复授权”和“先申请原则”来理解。

1）禁止重复授权

首先是禁止重复授权所涵盖的范围，即禁止的同样发明创造的情形包括如下：

• 不同人、不同日的申请

• 不同人、同日的申请

• 同人、不同日的申请

• 同人、同日的申请

可以看出只要被认定为同样的发明创造，都属于被禁止的情形。但是法条中同时规定了一种特例，即行业内通常所说的“一案两请”，该情形也是实务中申请人关于“同样发明创造”处理经常采用的处理方式。这种情形是“禁止重复授权”原则下维护申请人利益、对申请人的一种照顾，属于“禁止重复授权”的特例，而不能视为是针对同一申请人可以重复授权。并且，“一案两请”的限制条件极为严格，它需要满足：

• 同一申请人

• 同日（申请日）

• 同样的发明创造，且

• 限于“既申请实用新型专利又申请发明专利”，且均已在申请时声明

• 实用新型已获授权且权利尚未终止

在满足这些条件的前提下，需要申请人同意“声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，这其实也可以视为一个限制条件。如果在极端情况下，发明专利先获授权，则实用新型申请没有机会得到上述特例的照顾。

由此也可以看出，专利法对于重复授权的限制极为广泛和严格。

除理解上述内容外，还需要对法条中“只能授予一项”专利权的进行正确的理解。在实务操作上，“只能授予一项”表示禁止重复授予的动作，即针对同样的发明创造，只能作出一次授权动作。这一点可以结合下面两种情形来理解。在符合“一案两请”和其他授权条件的前提下：

• 情形1：如果先授权的实用新型，已经主动放弃，后审的发明是否可以获得授权？

• 情形2：如果实用新型审查过程中被驳回，后审的发明是否可以获得授权？

根据上述理解，情形1中，实用新型专利虽然已经放弃，但是由于该发明创造已经获得过授权，所以后审发明不再有授权的机会。情形2中，由于实用新型申请未获得授权，所以后审的发明可以获得授权。

所以法条中“只能授予一项”旨在禁止重复授予权利的动作，而不能理解为同样发明创造只能存在一项有效权利的状态。如果按照后一操作方式，则上述情形1中后审的发明同样可以获得授权，因为在同一时期内，该发明创造满足只存在一项有效权利的要求。但是，这种一会儿放弃一会儿又要获得授权，对政府而言，太过随意既不利于体现法律的威严性，也会给审查资源带来极大的浪费；对公众而言，同样发明创造已放弃一次权利，又重新被保护，即使情形1符合“一案两请”的条件，也会一定程度给公众带来困惑。

2）先申请原则

专利法第九条第2款规定的内容是针对“不同人、不同日”提出同样发明创造的处理方式，即规定了这种情形下，专利权应该授予谁，其实是明确了我国“先申请”制度。由此在某种程度上也可以理解，“先申请”制度是“禁止重复授权”原则的延伸。

以上是对“禁止重复授权”法条的基本理解。禁止重复授权是原则，其具体操作要基于对“同样的发明创造”的判断结果，若属于同样的发明创造，则适用禁止重复授权原则，若不属于则不涉及该原则。

02

同样的发明创造的判断

2.1同样的发明创造的概念

对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利) 中存在的保护范围相同的权利要求。

——《审查指南》第二部分第三章第6小节

可以看出，同样的发明创造有两个关键点：

1）对象具体到了单个权利要求

2）保护范围相同。

2.2 同样的发明创造判断

对于同样发明创造的判断，也应重点关注上述两个关键点。

1）对象

• 比较的是权利要求的内容，而非说明书的内容

由于比较的是权利要求内容是否相同，所以上升到专利申请的比较时，能够构成同样的发明创造的情形就包括：发明与实用新型、发明与发明、实用新型与实用新型、外观设计与外观设计。

• 说明书可以用于解释

这里的解释源于专利法规定说明书能够用于解释权利要求的内容（保护范围）。可以参见下附的案例1。

• 任意权利要求之间相比

在对比不同专利/申请中的任一权利要求时，需要明确是单个权利要求之间对比，且需要注意权利要求引用关系的对判断结果的影响。引用关系对判断结果的影响，通常出现在系列申请、母案与分案申请的撰写或修改过程中，如案例2。

2）保护范围相同

• 相同的含义为“完全相同”，仅部分重叠的，则视为不同。

例如，权利要求A的保护数值范围为：10~50；权利要求B的保护数值范围为：30~60，权利要求C的保护数值范围为：30~40；则A与B、A与C、B与C均不属于同样的发明创造。

• 考虑所有特征，但不能机械地拘泥于文字，也不能过度解读。

判断权利要求保护范围时，要考虑权利要求的全部特征作出合理、灵活的判断，这要求既不能机械的拘泥于文字上的表述，又不能过度解读保护范围。应注意判断是否属于同样的发明创造与判断是否构成侵权仍有一定区别，进行侵权判断时可以考虑方案范围的“等同”和“实质相同”，但是同样的发明创造的判断则不能这样扩展理解。

案例1中，权利要求A中的“曳引机相对于其厚度具有一扁平结构”与权利要求B中的“曳引机装置相对于其宽度具有一扁平结构”相比，因“厚度”与“宽度”的表述和含义不同，其字面范围是不同的，但是根据各自客观事实和说明书的内容，因为对一个立方体曳引机而言，无论表述为“厚度”还是“宽度”含义是一致的，所以两个权利要求的保护范围其实没有任何的实际区别，因而构成同样的发明创造。

在审查过程中，将权利要求4的附加技术特征Y补充到权利要求1中，并删除原权利要求4；然后将原权利要求2、3、4的方案提交一件分案申请。

修改后的母案：

1.一种汽车，其特征在于包括底盘L、车身M和发动机N，轮胎由橡胶材料Y制成。

2.根据权1所述的汽车，其特征在于底盘L由合金材料K制成。

3.根据权2所述的汽车，其特征在于轮胎上的花纹为X。

4.根据权1所述的汽车，其特征在于还包括后视镜Z。

新提交的分案：

1.一种汽车，其特征在于包括底盘L、车身M和发动机N，底盘L由合金材料K制成。

2.根据权1所述的汽车，其特征在于其特征在于轮胎上的花纹为X 。

3.根据权1所述的汽车，其特征在于轮胎由橡胶材料Y制成。

4.根据权1所述的汽车，其特征在于还包括后视镜Z。

在说明书支持上述修改的前提下，修改后的母案的权2的保护范围是L+M+N+Y+K，分案的权利要求3的保护范围也是L+M+N+K+Y，因此两者构成同样的发明创造。

2.3与新颖性判断的比较

在专利申请实务中，与判断同样的发明创造类似的，是对新颖性的判断。两者在判断时的具体对比情况如下：

通过上表的对比可以看出，对于申请人而言，新颖性的判断条件整体更加严格。但是，同样发明创造的判断中，对两项发明创造没有申请日时间的限制，新颖性的判断则有明确申请日约束。

进而，应明确认识到，在审查过程中，审查员发现同样发明创造的在先申请后，理论上会优先使用新颖性条款发出审查意见，而不会直接以存在同样的发明创造发出审查意见；只有在面对同日申请的同样发明创造，且不存在新颖性问题和抵触申请的情况下，才会适用涉及同样的发明创造的专利法第九条第1款。

2.4外观设计的判断

由于外观设计没有权利要求的条目，因此单独针对外观设计中同样的发明创造的判断进行介绍。

专利法第九条所述的同样的发明创造，……，对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同，所述相同或者实质相同的判断适用本部分第五章的规定。

——《审查指南》第四部分第七章第1节

从《审查指南》中的上述解释可以看出，对于外观设计的判断，有如下需要注意的点：

1）判断主体

对外观设计进行比较判断时应当从《审查指南》第七章第4节所定义的“一般消费者”的角度进行判断。它具有如下特点：

• 系涉案专利产品的一般消费者；非专业人士，也不特定指购买者或使用者。

• 对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。

• 在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

2）判断基准

《审查指南》规定“对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同”，相比发明和实用新型的判断，多出了“实质相同”，其是从实际情况考虑。这是因为，外观设计的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准，而图片或照片的特征数量较多，保护范围相对具体，如果要求外观设计完全相同，而置不同外观设计间的细微区别于不顾，则属于同样外观设计的情形将会极为少见，如此则专利法第九条的规定，对于外观设计而言形同虚设。

• 相同

外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。这里面需要正确理解如下3点：

• 实质相同

外观设计实质相同，是指涉案专利与对比设计是相同或相近种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同或实质相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。

以上内容可以参考《审查指南》中明确详细的解释，本文不再过多介绍。

3）判断方式

a) 单独对比

• 一项对一项，不能结合。

• 包含相似外观设计、成套产品外观设计的，可以找多项外观设计与之分别进行单独对比。

• 外观设计涉及组装关系的，可以将与其构件数量相对应的明显具有组装关系的构件结合起来作为一项对比设计与该专利进行对比。

b) 直接观察，不能借助工具或技术手段，如显微镜等。

c) 仅以产品外观为对象

• 仅以产品的外观作为判断的对象，考虑产品的形状、图案、色彩这三个要素产生的视觉效果。

• 透明材料：通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。

d) 整体观察、综合判断

• 对比设计公开的信息的确定

• 未公开的信息不影响判断。例如：不被一般消费者关注的部位，也不足以对产品的整体视觉效果产生影响，不影响判断；仅仅是被比设计所属类别产品的惯常设计并且不受一般消费者关注，不影响判断。

e) 特殊类型的产品

• 组件产品。组件产品的形式分为：

组装关系唯一：以组合状态下的整体外观设计为对象，而不是以所有单个构件的外观为对象进行判断；

组装关系不唯一：以插接组件的所有单个构件的外观为对象；

无组装关系：以所有单个构件的外观为对象。

• 变化状态产品

对比设计的不同状态均可用于对比；涉案申请/专利的采用使用状态进行对比。而判断结论则取决于对产品各种使用状态的外观设计的综合考虑。

f) 设计要素的判断

• 形状的判断

不同形状通常不能认定实质相同，但是产品形状是惯常设计除外。应注意，包装盒类的产品应以使用状态下的形状为判断依据。

• 图案的判断

包括对题材、构图方法、表现形式、设计纹样的判断；同时出现在产品外表的文字、数字，应作为图案考虑，但不考虑字音、字义。

• 色彩的判断

应对色相、纯度、明度进行综合判断；单一色彩的外观设计，仅色彩发生改变，则应认定为实质相同，如同一款型不同颜色的手机。

03

同样的发明创造的处理

对于同样的发明创造的处理方式分为在审查程序和无效宣告程序阶段，本部分对两个阶段的处理方式进行梳理。

3.1审查程序中的处理方式

首先应明确一个前提条件，即两项发明创造为同日申请；如果不是同日申请，则处理方式按新颖性或抵触申请的处理。

1）两件专利申请

• 申请人相同：对于两件申请均通知申请人，要求其进行选择或修改；

• 申请人不同：分别通知申请，要求其自行协商或修改；协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请均予以驳回。

2）一申请、一专利

• 同一申请人，但属于“一案两请”的，通知修改未授权的申请，未修改或修改后仍不符合条件的，予以驳回或视为撤回；

• 同一申请人，按要求分别声明的，即属于“一案两请”的，通知其修改或选择放弃其一。

3.2无效宣告程序中的处理方式

同样明确判断的前提条件为两项发明创造为同日申请日。

1）专利权人相同

• 授权公告日不同：

若请求宣告授权在前无效的，则维持有效；请求宣告授权在后无效的，直接宣告无效；属于“一案两请”的，则允许选择保留其一，专利权人未进行选择的，专利复审委员会应当宣告两项专利权无效。

• 授权公告日相同：

若请求宣告其一无效，则直接宣告无效；若请求宣告两项均无效，允许选择保留其一，专利权人未进行选择的，专利复审委员会应当宣告两项专利权无效。

2）专利权人不同

• 同时请求相同的发明创造无效时，通知双方权利人协商选择；

• 若择一请求宣告无效时，同样通知双方；此时，被请求人可以对另一专利提出无效请求，进而可以争取到与另一权利人协商的制衡条件。

此处，应当理解无效宣告程序中不同处理方式背后的考虑：权利人相同时，对授权公告日先后做了区分处理，以示专利法第九条的威严；权利人不同时，无论授权公告的先后，都会通知双方当事人，给予协商的权利，有助于充分保障权利人的发明成果。

04

对实务工作中的启示

理解上述内容后，可以对企业的专利管理或专利服务机构的日常实务工作提供一些指引，避免因同样发明创造的重复授权问题给后续工作带来不必要的麻烦。

在专利申请撰写和审核工作，若服务的同一申请人存在同样发明创造的情况，则可以根据如下情形分别处理：

• 同期发现，则提醒申请人同日递交申请，或做其他方式处理。

• 先后发现，建议申请人修改在后一项发明创造。

• 对于“一案两请”情形，则应提醒申请人应同日递交并按要求分别予以声明。

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  系列申请中，应提醒申请人注意避免因权利要求引用导致出现“同样发明创造”的情形。

  
  

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